Überschneidungs- und Ableitungsverfahren

ÜBERSCHNEIDUNGSVERFAHREN

Greenblum & Bernstein vertritt sowohl Patentinhaber als auch Patentanmelder in allen Phasen der Überschneidungspraxis – von Maßnahmen zur gezielten Herbeiführung eines Überschneidungsverfahrens bis hin zur Einlegung von Rechtsmitteln bei dem US-Bundesberufungsgericht oder bei einem der US-Bundesbezirksgericht). Dieses Verfahren ist ein einzigartiges und hochspezialisiertes Prozedere, das eine gründliche Kenntnis der Verfahrensvorschrift des US-Patentamts (Standing Order) voraussetzt, welche die formellen Aspekte des Überschneidungsverfahrens regelt.

Mitglieder in unserem Team sind u.a. Bruce Stoner, in dessen Amtszeit als vorsitzender Verwaltungsrichter für Patentsachen (Chief Patent Judge) die Standing Order als vereinheitlichte Vorschrift  ursprünglich eingeführt wurde, sowie Michael Fink and Jill M. Browning, die beide über langjährige Erfahrung verfügen in der Vertretung von Patentinhabern und -anmeldern in Überschneidungsverfahren vor der Beschwerdekammer des US-Patentsamts.

Der grundlegende Zweck eines Überschneidungsverfahrens ist es festzustellen, welche Partei als erster den Gegenstand einer Erfindung, der von mindestens zwei Parteien jeweils in einem bereits erteilten Patent oder einer schwebenden Anmeldung beansprucht wird, gedanklich erfasst und praktisch verwirklicht hat. Im Zuge des im September 2011 verabschiedeten America Invents Act (AIA) wurde das US-amerikanische Patentrecht jedoch von einem Ersterfinderprinzip (“first to invent”) auf ein Erstanmelderprinzip (“first to file”) umgestellt. Infolgedessen wird es bei Anmeldungen, die einen nach dem 16. März 2013 liegenden frühesten wirksamen Anmeldetag beanspruchen oder streitig machen, nicht mehr möglich sein, ein Überschneidungsverfahren zu beantragen.

ABLEITUNGSVERFAHREN

Patentanmelder, die einen nach dem 16. März 2013 liegenden früheren wirksamen Anmeldetag beanspruchen, können nun das sogenannte „Derivation Proceeding“ beantragen. In diesem Verfahren wird festgestellt, ob ein in einer früher eingereichten Anmeldung genannter Erfinder einem Erfinder aus einer anderen Anmeldung mit späterem Zeitrang den Gegenstand der Erfindung widerrechtlich entnommen oder „abgeleitet“ hat (hier besteht die Möglichkeit, dass dem zweiten Anmelder die Schutzrechte zuerkannt werden – trotz des späteren Anmeldedatums).

Bis vor kurzem wurden neue Ableitungs-Angelegenheiten grundsätzlich im Wege des Überschneidungsverfahrens verhandelt. Da unser Team weitgehende Erfahrung mit der Klärung solcher Streitigkeiten im Zusammenhang mit Überschneidungen aufweist, ist es auch optimal gerüstet zur Bearbeitung künftiger Ableitungs-Fälle, die von nun an in dem gleichnamigen Verfahren verhandelt werden.

Für weitere Informationen über die Praxisgruppe für Überschneidungen und Derivation kontaktieren Sie bitte Bruce Stoner, Jill M. Browning oder Michael J. Fink.