Portfolioverwaltung und Due-Diligence-Prüfungen

Der wirkliche Wert, den ein Schutzrechtsportfolio in sich birgt, wird oft unterschätzt.  Mit technischen Analysen und einer Überprüfung des Marketings wird nur ein Teil dieses Wertes erfasst. Ein klares Verständnis der Bewertung und der Rolle eines Portfolios vor dem Hintergrund des Marktes setzt eine fachgerechte Auswertung des konkreten geistigen Eigentums voraus. Hierbei werden u.a. Patentansprüche, Aktengeschichten, bisherige und zukünftige Streitigkeiten, Entwicklungen in der jeweiligen Industrie und die gewerblichen Schutzrechte aktueller und möglicher Konkurrenten in Betracht gezogen. Unsere Kanzlei hat über 1000 Untersuchungen und Analysen durchgeführt, in denen einzelne Patente sowie Patentportfolios aus beinahe jedem erdenklichen Blickwinkel überprüft wurden. In vielen dieser Prüfungen spielten Fragen der Due-Dilligence, denen ein sehr hoher Wert zugrunde lag, auch eine Rolle.

Die Analyse eines Schutzrechtsportfolios mit einer Anzahl an Patenten im zwei- oder dreistelligen Bereich erfordert eine durchstrukturierte Methodik, die unter einem vernünftigen Zeit- und Kostenaufwand zu einem nützlichen Ergebnis führt. Statt einen „vorgefertigten“ Bericht als Formsache vorgelegt zu bekommen erwarten Mandanten aussagekräftige, präzise und direkte Schlussfolgerungen. Diese setzen wiederum einen Projektmanager mit viel Erfahrung voraus, der einen Überblick über das Projekt bietet, mittels Rücksprache die genauen Bedürfnisse des Mandanten erfasst und unter Zuhilfenahme der zahlreichen Kanzleiressourcen die gewünschten Ergebnisse liefert.

Als nächstes wird eine projektspezifische Arbeitsgruppe gebildet, die sich in der Regel aus Kanzleimitarbeitern der Abteilungen für Anmeldungsverfolgung und Prozessführung zusammensetzt. Bei dieser Auswahl werden die für das Projekt relevanten Technologien und Hintergründe berücksichtigt (z.B. die Umstände früherer Verfahren, der geographische Schutzumfang des Schutzrechtsportfolios, weitere situationsbedingte Aspekte).

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit solchen Projekten wissen wir, welche Patentansprüche wo zu erwarten sind, welche Probleme in der Aktengeschichte unter der Oberfläche lauern können, welche Ansprüche sich unter Wettbewerbern widersprechen und woran die in zahlreichen Patenten enthaltenen Schlüsselansprüche einer Industrie sich erkennen lassen.

Aus über 30 Jahren Erfahrung mit dem Erwerb, der Veräußerung und der Lizenzierung von Patentrechten und nach zahllosen erfolgreich ausgehandelten Verträgen wissen wir zum einen, wie sich eine hochwertige Portfolio-Präsentation zu gliedern hat, zum anderen können wir nach durchgeführter Analyse auf die in einem Portfolio enthaltenen Mängel hinweisen.

Für weitere Informationen über die Praxisgruppe Portfolioverwaltung und Due-Diligence-Prüfungen kontaktieren Sie bitte Neil F. Greenblum, Bruce H. Bernstein oder Harry Gwinnell.