Erneute Prüfungen und Nachprüfungen nach Patenterteilung

Leiter: Bruce Stoner

Die Anwälte bei Greenblum & Bernstein vertreten zahlreiche Patentinhaber und Antragsteller im Rahmen des einseitigen (ex-parte) Verfahrens zur erneuten Prüfung – das trotz Gesetzesänderungen beim US-Patentamt erhalten geblieben ist – sowie in den noch anhängigen mehrseitigen (inter partes) Verfahren, die nicht mehr beansprucht werden können. Die Praxisgruppe für erneute Prüfungen hat dabei an weit über 100 Verfahren mitgewirkt, bei denen oft gleichzeitig um mehrere Patente gestritten wurde. Zu den bisherigen Erfolgen der Kanzlei auf diesem Gebiet zählen z.B.:

  • die Verteidigung der Ansprüche eines Patentinhabers in mehrfachen erneuten Prüfungsverfahren (ohne Änderungen vornehmen zu müssen), bei denen es meist um ein Patent ging, das bereits Gegenstand einer anderen Streitigkeit war;
  • die Erringung zusätzlicher Entschädigung für einen Patentinhaber in einem Vergleich, der sich ergeben hatte aus der erfolgreichen Verteidigung eines Patents (auch ohne Anspruchsänderungen) gegen fünf Anträge auf erneute Prüfung;
  • die Nutzung des ex-parte-Prüfungsverfahrens zur beträchtlichen Steigerung des Verkaufswerts eines Patentportfolios und;
  • die erfolgreiche Anstrengung (als Antragsteller) von ex-parte-Prüfungsverfahren, in denen sämtliche Ansprüche gestrichen wurden bzw. das Betreiben des Prozesses zu einer Verwirkung der Schutzrechte führte wegen unzulässiger Rechtsausübung seitens des Patentinhabers. 

Neben unseren sachkundigen Fachleuten für Patentrecht gehören zum Team auch mehrere ehemalige Verwaltungsrichter an der Beschwerdekammer des US-Patentamts. Letztere bringen also eine Berufserfahrung ein, die sich als äußerst wertvoll erweist in Anbetracht des Richterkollegiums, das für das neue Verfahren zur nachträglichen Nachprüfung (Post-Grant Review) zuständig ist. Damit ist diese Praxisgruppe besonders qualifiziert, Mandanten den Übergang zum jüngst eingeführten inter-partes-Nachprüfungsverfahren (Inter Partes Review) sowie zum Post-Grant-Review-Verfahren zu erleichtern – beides Verfahrensarten, die im Rahmen des US-Gesetzes zur Patentreform (America Invents Act, kurz AIA) geschaffen wurden.

Leiter unseres Teams ist Bruce Stoner (33 Jahre im US-Patentamt, darunter 17 Jahre an der Beschwerdekammer, davon 8 Jahre als Vorsitzender Verwaltungsrichter der Kammer). Weitere Mitglieder sind Gary Harkcom (26 Jahre im US-Patentamt, darunter 14 Jahre an der Beschwerdekammer, davon 13 Jahre als stellvertretender Vorsitzender Richter), Arnold Turk (über 15 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im US-Patentamt tätig, auch im Büro des Direktors), sowie Michael Fink und Jill M. Browning, die sich neben weitgehender Erfahrung mit Patentüberschneidungen und -streitigkeiten auch durch fundierte Sachkenntnisse über komplexe Überschneidungsverfahren auszeichnen.

Unter diesem Link finden Sie eine Übersicht der nach Patenterteilung eingereichten Anträge auf Nachprüfung (sog. „Post-Grant Review Filings“), die seit Inkrafttreten des AIA gestellt wurden und sich (i) mit einer Patentklasse befassen, die von dem Übergangsprogramm für Patente auf Geschäftsverfahren betroffen ist (Transitional Program for Covered Business Method Patents, kurz CBM) oder die (ii) mit einer inter-partes-Nachprüfung (kurz IPR) zusammenhängen.
Außerdem können Sie die aktuelle Ausgabe von “Keeping Tabs”, dem Rundschreiben der Praxisgruppe für erneute Prüfungen und Nachprüfungen nach Patenterteilung, hier abrufen.

Für weitere Informationen über unsere Praxisgruppe kontaktieren Sie bitte Bruce Stoner, Gary Harkcom, Arnold TurkJill Browning oder Michael J. Fink.